Merkinbreuk bij gerepareerde merkproducten?

Merkinbreuk bij gerepareerde merkproducten?

13 januari 2020

Merkinbreuk bij gerepareerde merkproducten

Avinci Advocaten treedt regelmatig op bij conflicten of inbreuk op merkrecht en stuitte in de jurisprudentie op een specifiek geval dat met reparaties en hergebruik heeft te maken. In dit geval gaat het om Europallets, ze zijn met instemming van de merkhouder in het verkeer gebracht. Een derde heeft deze pallets nadien gerepareerd en vervolgens verder verhandeld. Een merkhouder kan zich op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening (oud) verzetten tegen zo’n verdere verhandeling als hij daarvoor ‘gegronde redenen’ heeft, met name als de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd nadat zij in de handel zijn gebracht.

De Hoge Raad vraagt het HvJ EU wanneer van ‘gegronde redenen’ sprake is. Onder meer vraagt de Hoge Raad of van belang is of de verdere verhandeling afbreuk doet aan de functies van het merk, of reparatie heeft plaatsgevonden door een ander dan de merkhouder, of bijvoorbeeld merktekens zijn verwijderd zodat de indruk wordt vermeden dat een economische band bestaat tussen merkhouder en verhandelaar en of van belang is of het gaat om een collectief merk.

De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen voor zover zij betrekking hebben op de verdere verhandeling van de europallets, maar afgewezen voor zover zij betrekking hebben op het enkele repareren van de europallets.1

2.2.3

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd voor zover PHZ daarin is bevolen om met onmiddellijke ingang na betekening van dat vonnis te staken en gestaakt te houden het verder verhandelen van pallets voorzien van het EPAL-merk die door PHZ zijn gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit wijzigingen in de toestand van de pallets die niet van ondergeschikte betekenis zijn in de zin van het ‘Valeo’-arrest van het Benelux Gerechtshof, zulks op straffe van een dwangsom. Voor het overige heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van EPAL afgewezen.2 Hiertoe heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen.

Er is niet gegriefd tegen het door de rechtbank uitgesproken verbod voor zover dat ziet op verhandeling van pallets die PHZ zelf heeft gerepareerd en waarbij die reparaties bestaan uit ‘wijzigingen aan de toestand die niet van ondergeschikte betekenis zijn’, zoals bedoeld in het Valeo-arrest van het Benelux Gerechtshof. (rov. 3.2)

De europallets waar het in dit geding om gaat zijn door de merkhouder of met diens toestemming in het verkeer gebracht. Gelet op art. 13 van – de in dit geding nog toepasselijke – Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 (GMVo) kan EPAL verdere verhandeling dus alleen verbieden wanneer er voor haar gegronde redenen zijn om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de pallets, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. (rov. 3.6)

EPAL heeft bij pleidooi in hoger beroep verduidelijkt dat het kapotgaan van de pallets vóór de reparatie – en dus niet de reparatie zelf – de wijziging in de zin van art. 13 lid 2 GMVo vormt. Zij ziet de reparatie (dus) niet langer als het wijzigen van de toestand van de pallets. Dat betekent dat de inbreukvordering niet kan worden toegewezen op grond van de aanwezigheid van wijzigingen in de zin van art. 13 lid 2 GMVo, omdat gesteld noch gebleken is dat PHZ in kapotte pallets heeft gehandeld. (rov. 4.2-4.3)

EPAL meent dat er desondanks sprake is van een gegronde reden in de zin van art. 13 GMVo, omdat de herkomstaanduidingsfunctie respectievelijk de kwaliteitsgarantiefunctie van het EPAL-merk niet langer is gewaarborgd doordat een niet-licentienemer reparaties uitvoert. (rov. 4.4 en 4.7)

De merkhouder kan zich tegen verdere verhandeling van de waren verzetten indien sprake is van een gegronde reden en de verdere verhandeling afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. (rov. 4.5)

Aan de herkomstaanduidingsfunctie wordt onder meer afbreuk gedaan wanneer het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder (hier: EPAL en/of haar leden) bestaat, met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. PHZ verhandelt de door haar ingekochte pallets verder. Zij verkoopt dus tweedehands waren en haar afnemers moeten verondersteld worden dit te weten. PHZ vermeldt dit ook op haar website, waarop een europallet met het EPAL-merk is afgebeeld. Deze omstandigheden zijn niet van dien aard dat gezegd kan worden dat de indruk wordt gewekt dat PHZ en EPAL/haar leden economisch zijn verbonden en evenmin dat de website van PHZ de reputatie van het merk ernstig schaadt. (rov. 4.9)

Het collectieve merk van EPAL heeft als functies te waarborgen dat deze waren afkomstig zijn van een lid/licentienemer van EPAL (dus: die oorspronkelijke herkomst heeft), wat instaat voor de kwaliteit ervan op het moment van eerste verhandeling. Het merk heeft niet de functie in te staan voor de kwaliteit nadien en garandeert ook niet dat derden daaraan geen reparaties zullen verrichten. Het is dus niet mogelijk om via een collectief merk af te dwingen dat pallets, nadat zij met toestemming van de merkhouder in de handel zijn gebracht, uitsluitend door de leden en licentienemers van de merkhouder volgens bepaalde normen worden gerepareerd om daarmee de kwaliteit, na eerste verhandeling, te handhaven. De herkomstfunctie is dus – anders dan EPAL stelt – niet in het geding in het geval waarin een niet-licentienemer reparaties uitvoert en vervolgens de constante kwaliteit van de europallets bij verdere verhandeling niet kan worden gegarandeerd. (rov. 4.10)
Om de hiervoor genoemde reden wordt evenmin afbreuk gedaan aan de kwaliteitsgarantie- en investeringsfunctie. Daar komt nog bij dat het standpunt van EPAL dat de reparaties door PHZ geen wijziging in de toestand van de waar opleveren, met zich brengt dat door de verdere verhandeling door PHZ van de gerepareerde pallets geen afbreuk aan deze functies van het merk wordt gedaan, omdat de pallets (dus) na reparatie niet zijn gewijzigd en daardoor niet als kwalitatief minder zijn aan te merken dan voorheen en dus ook niet als schadelijk voor de reputatie van het EPAL-merk zijn te beschouwen. (rov. 4.11)

In dit geval ging het om Europallets die in gerepareerde staat wederverkocht worden, maar misschien heeft u ook een handel in gerepareerde of opgeknapte artikelen, maakt u van vintage sjaals van Hermes of Chanel nieuwe stukken of biedt u gereviseerde computers, telefoons, pick-ups, scooters of andere producten aan. Dit moet uiteraard op de website vermeld worden en de indruk moet worden gewekt dat de reparateur en het originele merk economisch zijn verbonden of dat de website de reputatie van het merk ernstig schaadt. (rov. 4.9) Heeft u hier vragen over hoe u dat het beste aan kunt pakken, dan kunt u het beste overleg plegen met een van onze juridisch adviseurs of advocaten. En dat geldt andersom ook natuurlijk, als men uw product op een andere wijze aanbiedt op de markt.

U heeft namelijk tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u dan ook van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Avinci Advocaten u helpen.
Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op

 

Rotterdams advocatenkantoor voor bedrijven en particulieren

 

Bron: Merkinbreuk bij gerepareerde merkproducten: IE forum, Recht.nl